El art\u00edculo 157 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000 permite que terceros, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilicen en el mercado su propio nombre (prenombre, apellido o seud\u00f3nimo), siempre que (i) se haga de buena fe, (ii) no constituya uso a titulo de marca, y (iii) tal uso se limite a prop\u00f3sitos de identificaci\u00f3n o de informaci\u00f3n y no sea capaz de inducir al p\u00fablico a confusi\u00f3n sobre la procedencia de los productos o servicios.<\/p>\n\n\n\n
De dicho art\u00edculo, se entiende que existen tres elementos: dos determinativos y uno condicional compuesto respectivamente, que de cumplirse los tres, el titular de una marca no podr\u00e1 impedir su uso por parte de un tercero [1]. Es decir, por regla general, si se verifican tales exigencias, cualquier persona puede utilizar en el mercado su nombre o apellido sin necesidad de contar con la ven\u00eda del titular de una marca ni tampoco con el respaldo de un registro otorgado por la autoridad encargada para la propiedad industrial [2].<\/p>\n\n\n\n
No obstante, n\u00f3tese que el art\u00edculo 157 mencionado se refiere al uso y no a la registrabilidad. Por lo tanto, en el escenario de registro puede haber excepciones en las que los nombres o apellidos propios, por m\u00e1s que sean id\u00e9nticos o similares a una marca previamente registrada, pueden llegar a ser registrados y, por su puesto, posteriormente utilizados en el comercio.<\/p>\n\n\n\n
Teniendo en cuenta lo anterior, de entrada podemos concluir que, el uso de nombres o apellidos propios en el mercado solo es posible cuando se cumplen las tres condiciones inicialmente anunciadas, de lo contrario, solo se podr\u00e1 utilizar cuando supere el an\u00e1lisis de registro ante la autoridad administrativa encargada, en el caso colombiano, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.<\/p>\n\n\n\n
Ahora bien, \u00bfc\u00f3mo se puede obtener un registro de un nombre o apellido id\u00e9ntico a una marca previamente registrada cuando no se cumplen los presupuestos del art\u00edculo 157? Respecto del registro, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en principio se\u00f1ala que “los nombres propios no son susceptibles de apropiaci\u00f3n particular con car\u00e1cter exclusivo, de modo que la negaci\u00f3n como marca de un signo que se forme con un nombre propio no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciaci\u00f3n” [3]. (Destacado fuera de texto)<\/p>\n\n\n\n
A partir de esta afirmaci\u00f3n, el Consejo de Estado, en diferentes pronunciamientos, estableci\u00f3 cu\u00e1les son aquellos “otros elementos” que deben ser revisados en el proceso de registro de marca sobre un nombre o apellido que resulta similar o id\u00e9ntico a una marca previamente registrada. Algunos de esos elementos se explican a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n
El 12 de mayo de 2011, el Consejo de Estado, en un caso en el que dos empresarios utilizaban el mismo apellido para el mismo mercado (joyer\u00eda), concluy\u00f3 que no pod\u00eda rechazar el registro como marca del signo “L.A. CANO” con el \u00fanico argumento de la identidad del elemento “CANO”, pues de esta manera se estar\u00eda dejando de lado que (i) “los nombres propios no son susceptibles de apropiaci\u00f3n particular con car\u00e1cter exclusivo”, (ii) “la imposibilidad de impedirle a un sujeto que emplee su nombre en el ejercicio de su profesi\u00f3n y oficio” y, (iii) “el consumidor especializado a quien se dirigen los productos que los productos” [3]. (Destacado fuera de texto)<\/p>\n\n\n\n
El 19 de septiembre de 2018, la mencionada Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 que el signo “VALDERRAMA” no deb\u00eda ser concedido a la solicitante debido a que no iba a acompa\u00f1ada de otro elemento distintivo (TANIA o YURI), pues de ser concedido \u00fanicamente con aquel apellido, pod\u00eda afectar a una persona natural reconocida en el mercado deportivo como lo es CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, ya que la solicitante reproduc\u00eda su apellido “pudiendo inducir en confusi\u00f3n al p\u00fablico consumidor respecto del origen de los productor” y, que de haberse acompa\u00f1ado con otro elemento, la conclusi\u00f3n sobre el registro hubiese sido otra [4].<\/p>\n\n\n\n
El 26 de julio de 2018, el Consejo de Estado, determin\u00f3 que “los elementos cotejados, esto es, RADA CASSAB y RADA, son los apellidos del tercero con inter\u00e9s directo en el resultado del proceso, Alejandro Rada Cassab, y del titular de las marcas opositoras”, sin embargo, en un estudio adicional, el \u00f3rgano jurisdiccional concluy\u00f3 que “existen diferencias visuales, fon\u00e9ticas y ortogr\u00e1ficas de conjunto; esto, por raz\u00f3n de los elementos adicionales al apellido RADA que incluye la marca solicitada R RADA CASSAB y el pictograma que reemplaza la letra A en la marca RADA de la demandante”, por lo tanto, “no se genera riesgo de confusi\u00f3n o asociaci\u00f3n en el p\u00fablico consumidor” [5].<\/p>\n\n\n\n
El 13 de marzo de 2013, la misma Sala del \u00f3rgano contencioso, concluy\u00f3 que, cuando se trata de marcas compuestas por nombres o apellidos, es indispensable revisar el idioma de aquellos ya que, seg\u00fan esta, “no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues estos no son apropiables en forma exclusiva” [6]. A esta conclusi\u00f3n se llega al cotejar los signos “D&G DOLCE & GABBANA” con “DOLCE EYEWEAR”, en el que si bien coinciden el elemento “DOLCE”, la pronunciaci\u00f3n entre ellos es sustancialmente diferente, la primera es en italiano (“dolche”) y la segunda en ingl\u00e9s (“dolci”).<\/p>\n\n\n\n
El 15 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado, destac\u00f3 un elemento importante al comparar los signos “ALDO (mixto)” con el solicitado “”ALDO (nominativo)”, para esta oportunidad, dicha Corporaci\u00f3n determin\u00f3 que deb\u00eda analizarse la “conexi\u00f3n competitiva” entre los productos y servicios que amparaban el signo solicitado con aquellos cobijados con la marca registrada. De esta manera, adem\u00e1s de que los signos estaban conformados por nombres propios, no era menos relevante que ambas empresas fabricaban ropa y al mismo tiempo incursionaban en la venta de productos complementarios como relojes y llaveros, todos ofrecidos al p\u00fablico dentro de los mismos canales de comercializaci\u00f3n, dicha situaci\u00f3n hac\u00eda que existiera una relaci\u00f3n de vinculaci\u00f3n entre los productos con un mismo origen empresarial por lo que deb\u00eda impedirse que se otorgara el registro [7].<\/p>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n
Con todo lo anterior, podemos decir que si un tercero no se encuentra en ninguna de las opciones de uso leg\u00edtimo de su nombre o apellido previstas del art\u00edculo 157 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000, aquel puede acudir al registro para su posterior uso teniendo en cuenta los elementos jurisprudenciales del Consejo de Estado enlistadas y explicadas anteriormente con el fin de lograr su concesi\u00f3n y habilitar su posterior uso en el mercado.<\/p>\n\n\n\n
Bibliograf\u00eda (jurisprudencia):<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 157 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000 permite que terceros, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilicen en el mercado su propio nombre (prenombre, apellido o seud\u00f3nimo), siempre que (i) se haga de buena fe, (ii) no constituya uso a titulo de marca, y (iii) tal uso se limite a prop\u00f3sitos […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3498,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3497","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3497\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3498"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/munozab.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}